Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 7. Ліцензійний договір і договір на передачу «ноу-хау»


1. Велику і все зростаючу роль в національній економіці країн, а також у міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві грає передача на договірних засадах прав на використання об'єктів промислової власності. Особи, яким належать такі об'єкти, надають їх
505
в експлуатацію іншим користувачам у формі повної поступки прав (за договором купівлі-продажу охоронного документа) або тимчасового надання права користування (за ліцензійним договором). Повна поступка прав є, однак, відносно рідкісною.
За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар, або ліцензедатель), будучи власником виключного права на винахід, промисловий зразок чи товарний знак, надає іншій стороні (ліцензіату, або ліцензеполучателю) за винагороду спеціальний дозвіл - ліцензію - на використання ліцензованого об'єкта на які встановлюються в договорі умовах його експлуатації.
Ні в одній національній системі права закон спеціально не регламентує ліцензійний договір як особливий вид цивільної угоди. До відносин сторін застосовуються тому загальні норми зобов'язального права про укладення договору, його виконанні, відповідальності та ін, а також вироблені судовою практикою правила визначення прав і обов'язків сторін. На практиці склався цілий ряд договірних умов, зазвичай включаються в контракти. Широке застосування знаходять розроблені фірмами і міжнародними економічними організаціями проформи ліцензійних договорів.
2. Ліцензійний договір на винахід - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання винаходу на передбачених у договорі умовах його експлуатації, а покупець ліцензії зобов'язується виплатити винагороду за використання винаходу - ліцензійну винагороду.
Предметом угоди є забезпечення патентообладателем своєму контрагенту юридичної можливості промислово та / або комерційно використовувати винахід, сутність якого визначена в патенті (спеціальної його частини - патентному описі), а об'єктом угоди-юридично охороняється технічне рішення (винахід ), яке запатентовано або принаймні заявлено для патентування. Тому договір іменують контрактом на продаж патентної ліцензії.
Основний обов'язок ліцензіара полягає в наданні ліцензіату юридичної можливості застосування винаходу в обсязі прав, що визначаються видом ліцензії, і на встановлюваних умовах його експлуатації - господарсько-економічних, технічних, комерційних та юридичних.
Залежно від характеру забезпечуваних за ліцензією прав виділяють три види договорів, в рамках яких здійснюється весь сучасний господарський ліцензійний оборот.
За договором простий (або невиключної) ліцензії ліцензіар дозволяє ліцензіату використовувати винахід, зберігаючи водночас за собою право на його застосування на тій же території і в тих же кількісних обсягах, що й ліцензіат, а
506
також право продавати аналогічні ліцензії третім особам, але на умовах, не кращих, ніж перше ліцензіату (щоб не ставити їх у кращі конкурентні умови).
За договором виняткової ліцензії ліцензіар передає ліцензіату виключне право застосування винаходу, відмовляючись в межах «винятковій території» від його експлуатації.
При простої ліцензії в договорі нерідко обумовлюється право ліцензіата видавати від свого імені ліцензії (субліцензії) третім особам в обсязі придбаних ним прав, а при винятковій ліцензії таке право визнається за ним зважаючи самого виняткового характеру експлуатації винаходи.
За договором повної ліцензії ліцензіар надає ліцензіату виняткові права користування винаходом без обмежувальних умов за масштабами застосування технічного рішення. Економічно це еквівалентно продажу патенту, але юридично відрізняється тим, що після закінчення терміну дії договору ліцензіар повністю відновлюється в монопольних правах патентовласника.
Вибір сторонами виду ліцензії залежить від багатьох факторів, зокрема бажання ліцензіара самому продовжувати операції на ліцензійній території, виробничих можливостей ліцензіата та його прагнення до комерційної монополізації ринку, ціни ліцензії, бо найдешевша - проста, а найдорожча - повна і т. д.
Договір включає складний комплекс умов експлуатації винаходи. До господарсько-економічних умов відносяться положення про кількісні, територіальних і часових межах застосування винаходу ліцензіатом, складових обмежувальні умови користування.
Кількісні обмеження визначають, з одного боку, види можливого виробничого та / або комерційного застосування винаходу (виготовлення виробів, використання технології та ін, а також продаж продукції, її експорт та ін), а з іншого боку - обсяги використання, тобто максимальні контин-Гента виробництва ліцензійних об'єктів і їх продажу.
Територіальні обмеження вказують на територію країни або навіть регіону, тобто декількох країн (за наявності у ліцензіара декількох аналогічних патентів у різних країнах), іменовану «ліцензійної територією», в межах якої ліцензіат правомочний використовувати винахід. При цьому відносно різних країн може бути обумовлено надання різних видів ліцензій.
Тимчасові обмеження визначають терміни дії договору, тобто період, в межах якого ліцензіат має право використовувати винахід. Ці терміни становлять в більшості випадків 5-10 років зважаючи морального застарівання винаходів і незацікавленості ліцензіатів у встановленні більш тривалих термінів,
507
хоча вони і передбачаються щодо особливо значущих винаходів.
Технічні умови договору стосуються: стану переданої документації, її повноти та якості; односторонньої або взаємної обов'язки контрагентів з обміну удосконаленнями винаходи, які можуть бути внесені в ліцензований об'єкт в період дії контракту; рівня якості виготовлених за ліцензією виробів і права контролю за ним з боку ліцензіара, зацікавленого в підтримці на ринку «реноме» продукції за ліцензією; права ліцензіата на патентну маркування виробів та ін
Зміст договору може обмежуватися положеннями про надання ліцензії на зазначених умовах. Проте складнощі виробничого освоєння ліцензії та прагнення ліцензіата до скорочення його термінів обумовлюють включення в договір і ряду умов про додаткові обов'язки ліцензіара. До них відносяться в першу чергу такі обов'язки: а) надати ліцензіату детальну технічну і технологічну документацію, необхідну для початку негайного практичного освоєння винаходу, б) надати ліцензіату технічну допомогу в налагодженні виробництва за ліцензією шляхом консультацій на підприємстві покупця або продавця ліцензії; в) продати машини, обладнання та сировина, необхідні ліцензіату для організації виробництва за ліцензією.
Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових обов'язків розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Йдеться про надання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є суперечливою і нестійкою.
До зазначених договірних гарантіях ліцензіара відносяться:
по-перше, гарантії існування і дійсності патенту як юридичної основи ліцензійного договору і підтримки юридичної сили патенту в період дії ліцензії; під -друге, гарантія техніко-економічних властивостей винаходу, тобто певних його експлуатаційних якостей і тим самим можливостей досягнення ліцензіатом передбачаються результатів від застосування винаходу, по-третє, гарантія спокійного використання винаходу, тобто непорушення ліцензіатом патентних прав третіх осіб при застосуванні ліцензії та стриманості самого ліцензіара від дій, здатних перешкодити контрагенту у використанні ліцензії.
Досить поширеною практикою є закріплення процесуальних гарантій ліцензіара щодо захисту ліцензіата проти фактичних і юридичних дій третіх осіб, що заважають ефективному використанню винаходу шляхом застосування ліцензованого об'єкта в порушення патенту, оспорювання юри-
508
дической сили патенту і т. д. Встановлення такої гарантії зобов'язує ліцензіара вжити необхідних заходів, в тому числі судові, щодо захисту інтересів ліцензіата. При відсутності в договорі умови про розподіл між сторонами обов'язків по захисту проти дій третіх осіб судова практика у більшості країн виходить з такого правила: при винятковій ліцензії обов'язок прийняття захисних заходів покладається на ліцензіара, а при простої ліцензії він до цього не зобов'язаний, але ліцензіат вправі відмовитися від договору в разі бездіяльності ліцензіара.
Разом з тим на практиці зустрічаються спеціальні договірні умови про ненадання ліцензіаром перерахованих гарантій, що знімає з нього повністю або частково ризики і відповідальність.
Основний обов'язок ліцензіата полягає в сплаті ліцензійного винагороди. Комерційними положеннями контракту визначаються вид, розмір та строки виплати винагороди, а іноді і рівень продажних цін на продукцію за ліцензією. Використовуються дві основні форми винагороди: одноразова сплата всієї вартості ліцензії (паушальний платіж) і поточні відрахування від обсягу виробництва або продажу продукції у розмірі погоджених ставок (роялті). Нерідко вони комбінуються з іншими формами оплати, зокрема первісним і / або гарантованим платежем певних сум.
3. Ліцензійні договори на промисловий зразок і на товарний знак в чому схожі з ліцензійним договором на винахід. Це відноситься до видів ліцензій, обмежувальним умовам користування і т. д. Такі договори часто укладаються одночасно з договором на винахід і «ноу-хау», коли сторона, що одержує набуває право виготовляти технічні вироби в певному дизайнерському оформленні і продавати їх під відомими на ринку товарними знаками ліцензіара.
4. Договір на передачу «ноу-хау» полягає як самостійний, але нерідко він стає елементом більш широкої угоди, що охоплює також продаж машин і устаткування, проведення підрядних робіт, надання ліцензії на винахід і т. д.
Основні права та обов'язки сторін договору зводяться до надання власником «ноу-хау» технічної інформації в одній або декількох визначених у договорі формах. До таких об'єктивних формах інформації як об'єкта договору належать: а) технічна та технологічна документація (креслення, робочі та монтажні схеми, специфікації, описи та інструкції з технології, методики, формули, рецепти і т. д.);
б) усна інформація та показ, в процесі яких повідомляються технічні відомості, передаються виробничо-технічний досвід і майстерність, навички і прийоми роботи і т. п.; в) технічні об'єкти у вигляді зразків виробів (машин, приладів, обору-
509
нання та ін), ознайомлення з якими розкриває технічні рішення, закладені в об'єкті.
Обов'язки передавальної сторони за договором формулюються у вигляді: а) надання контрагенту «матеріальної основи» інформації - документації та зразків виробів; б) надання приймаючій стороні технічної допомоги в налагодженні виробництва із застосуванням «ноу-хау» шляхом відрядження спеціалістів на підприємства контрагента і / або прийому його фахівців на власних підприємствах.
Зміст договору на передачу «ноу-хау» будується за моделлю, близькою до ліцензійного договору на винахід (зважаючи чого його часто іменують договором про безпатентної ліцензії). Але цим договором властиві і деякі специфічні умови. До них належить, зокрема, зобов'язання приймаючої сторони не розголошувати і не передавати третім особам отриману інформацію без дозволу сторони, яка передає («умова про конфіденційність»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Ліцензійний договір і договір на передачу «ноу-хау» "
  1. 4. Система і кваліфікація договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау
    ліцензійні договори; - договір про передачу ноу-хау; - авторські договори. Враховуючи принципові відмінності в предметі даних типів договорів, в сучасних умовах вже некоректно називати цей клас "договорами про право використання нематеріальних благ" та іменувати ліцензійними як договори про використання виключних прав, так і договори про передачу ноу-хау. Оскільки на ноу-хау у
  2. 1. Поняття та умови договору про передачу ноу-хау
    ліцензійними та авторськими договорами). Найбільш популярним є договір про передачу ноу-хау на виняткових умовах. --- Див: Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. М., 1976. С. 81. Предметом договору передачі ноу-хау на виняткових умовах служить передача не права використання, оскільки такого немає, а самого ноу-хау як сукупності різнорідної
  3.  § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
      ліцензійним договором, який повинен бути зареєстрований в порядку, передбаченому законодавством. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 97 Внесене в якості внеску майно піддається оцінці учасниками товариства на загальних зборах. Принцип обмеженої відповідальності не дозволяє кредиторам такого
  4.  § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
      ліцензійні договори, власники популярних товарних знаків використовують отримане ними виняткове право як об'єкт майнових правовідносин, а за класифікацією ГК - як немайнове право, яке має грошову оцінку. Виключне право власника товарного знака може бути використано ним також при формуванні статутного або складеного капіталу господарських товариств і товариств, це
  5.  § 8. Довірче управління майном
      ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як надходження, отримані в результаті використання майна (плоди, продукція, доходи), належать, за загальним правилом, особі, яка використовує це майно на законній підставі (ст. 136
  6.  § 1. Загальні положення
      ліцензійним договором, який повинен бути зареєстрований в порядку, передбаченому законодавством »(абз. 2 п. 17). Це означає, що внесок до статутного капіталу акціонерного товариства може бути внесений шляхом передачі товариству права на об'єкт промислової власності. При цьому його грошова оцінка, згідно абз.1 п. 3 ст. 34 Закону «Про акціонерні товариства», здійснюється за угодою між
  7.  § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
      ліцензійні договори. Чинне цивільне законодавство передбачає охорону інформації, яка в силу її комерційної цінності зберігається її володарем як службова або комерційна таємниця. Згідно ч. 2 п. 2 ст. 139 ГК, особи, незаконними методами одержали інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю, зобов'язані відшкодувати її власникові заподіяні збитки. Така
  8.  § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
      ліцензійний збір є джерелом доходної частини федерального бюджету, Конституційний Суд постановив, що постанова Уряду РФ від 28.02.95 р. № 197 втрачає силу не негайно, а після закінчення шести місяців з моменту проголошення Постанови Конституційного Суду. Визнання неконституційною постанови Уряду РФ від 28.02.95 р. № 197 є підставою для скасування в
  9.  § 3. Правові форми інноваційної діяльності
      ліцензійним договором. Повна поступка виключного права може бути опосередкована договором купівлі-продажу охоронного документа, договорами міни, дарування або реалізацією його на торгах в якості предмета застави. Факт повної поступки тягне відчуження виключного права на весь термін його дії. І в цьому сенсі подібні угоди безповоротні, бо подальша доля охоронного документа і
  10.  § 2. Предмет цивільного права
      ліцензійний договір, договори комерційної концесії та купівлі-продажу). Саме в можливості динаміки виключних прав і виявляється зв'язок між особистою (немайнової) сутністю результату інтелектуальної власності і майново-вартісними (товарним) характером його використання, між нематеріальним благом (правом авторства, що є суто особистою, невідчужуваним і не переданим